专利生命周期各阶段作业流程: 专利审查

本系列的前篇文章著重在准备阶段:这是为整个流程建立地基的步骤,同时也是拟定整体策略的步骤,当然是最重要的。不过,一份无法正确执行的计划,终究无法发挥其真正的潜力,并展现价值,专利审查阶段更是如此。

专利审查:行动阶段

专利审查阶段的重点是让准备期间布局的策略成真

本阶段还有一个重要的工作,就是策略性管理公开或公告的专利资产,这部分我们马上就会深入探索。

有几项原因让专利审查阶段成为整个专利生命周期中不可或缺的步骤

  • 定义专利布局的未来潜力

此阶段为产出整个流程的核心,也就是专利,能直接影响货币化阶段的专利组合绩效,立下将投资转为报酬的潜能基准。

  • 与货币化并驾齐驱

如我们先前所述,专利审查阶段不会因专利公开或公告而终止,而是会一直持续到专利权到期,进入公共领域

因此,它与货币化阶段紧密连结,尤其是针对持续评估和维护的步骤。

  • 位居回馈机制的核心

在这个阶段,专利权人会决定要维护或放弃在货币化阶段绩效不佳的专利。

除了决定要继续维护或停止维护,专利权人甚至也可以回到准备阶段,调整其布局策略:因此,此阶段确实需要保持弹性机动性

现在我们来看看专利审查阶段涉及的各个步骤。

全球化布局

patent expiration date- Patentcloud

全球化布局先从发明揭露开始。

在此阶段,专利利害关系人需要做出重要决定,回答下面四个问题:

我的发明和其相关产品或技术最符合哪一种知识产权保护(专利、商标、著作权或商业秘密等)?

发明影响了众多技术领域中的哪些领域?

我应该在哪个国家寻求知识产权保护?

这项发明如何整合到现有的专利组合中?或其是否牵涉到公司知识产权策略的调整?

这些问题大部分的答案可从准备阶段中找到,因为该阶段已经决定了布局策略

因此,专利申请人应该只要遵照先前撰写的计划即可。

不过,产品或技术的规划调查会延误实际的发明揭露时程

而在这段期间内,技术现况和市场需求可能有所变动,因此专利申请人势必得调整策略,才能进入专利审查的阶段。

发明揭露

发明揭露是研发工作的直接成果,紧跟在顿悟时刻之后。这些技术文件基本上也就是发明被创造了出来后的第一份通知,其订立产品或技术的说明,并定义未来专利的范围。这份文件也详述发明值得受到知识产权保护的原因,以及其建立过程中牵涉到的步骤。撰写发明揭露,即为专利流程的第一步

专利撰写对货币化的影响

任何的专利审查流程都是从专利撰写开始的。

此阶段的重点在于权利项申请用语,决定发明的范围,因此对专利最终的质量有很大的影响。

事实上,优质专利必须透过精心编撰的说明提出主张,确保正确性且符合逻辑,如此有助于扩展权利范围,降低竞争对手采取回避设计(design-around)的机率。

此阶段可能影响货币化的一些因素在于:

  • 如果权利范围太狭隘,对第三方执行专利的机会就会大幅降低,因为采取回避设计对竞争对手来说是更为可行的选项 (如为质量较差的专利,公司甚至可以在不侵权的情况下实施发明);
  • 撰写质量不佳的权利范围和说明书,甚至可能导致在专利局审查时遭最终拒绝,让专利生命周期停止发展;
  • 优质的专利能让竞争对手难以或什至无法采取回避设计挑战专利的有效性

优势和优质撰写的专利,在买卖或授权活动期间更有机会成为谈判的筹码

意见审查书答辩

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提出申请后,专利局审查员和申请人之间免不了要经过多次的意见往返官方意见审查书是双方意见往返的工具。

审查员会在寄给申请人的这些文件中,指出他或她在可专利性审查期间发现的现有技术参考文献,并点出权利项遭到异议或拒绝的原因。

在某些情况下,这些问题与可专利性本身无关,而是与形式上要求有关系。专利图解通常即是遭到这类拒绝的原因。

官方意见审查书:最终和非最终

  • 非最终官方意见审查书—这些通常是申请人收到的第一份官方意见审查书。针对后者可采取的其他步骤有:
    • 对审查员的异议或拒绝提出答辩,并要求重新考虑或进行其他审查;
    • 修改权利项和说明书,以化解异议;
    • 直接联络审查员以求得理解,或消弥可能的误解。
  • 最终官方意见审查书—最终官方意见审查书通常紧接在第一次申请人答辩之后。此时后者可用的选项有:
    • 提交「最终」修正,以达成审查员设立的要求。专利要得到接受和评估,所有遭拒绝的权项都必须取消或提出诉愿;
    • 专利审诉委员会(PTAB,前身为专利诉愿暨冲突委员会)提出诉愿;
    • 提出继续审查请求(RCE),让审查流程继续进行。申请人可在RCE中附加任何权项,不受前述之限制。

patent lifecycle management prosecution office actions

官方意见审查书流程

官方意见审查书发出后,申请人有六个月的时间可提交答辩。

但是,为了加快专利审查流程,减少专利局持续增加的积案,USPTO采用了缩短为一至三个月的法定期限:后续寄出的答辩需要提出申请书并支付费用。

专利局应在一段固定时间内寄出官方意见审查书。如需详细资讯,请阅读关于专利到期日的这篇文章

持续评估

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如一开始所提到,专利生命周期的这个阶段从策略上来看也同样关键

在缺少专利审查高速公路 (PPH)计划之类的快速审查程序下,专利局最长可能需要24个月才会发出第一份的官方意见审查书。

若有PPH计划,收到说明权利项获准的第一专利局最终裁定的申请人,便能在第二专利局的对应专利申请中要求对相同权利项进行快速专利审查。如需详细数据,请参见USPTO网站上的专属页面

此时,即使在构思阶段展现了发明人革命性的创意也可能失去潜力,包括从技术和商业的观点来看(例如,无法再满足市场的需求)。

因此,此阶段应该加入一连串的政策和机制,帮助专利申请人解决这个难题:

我是否该继续投入资源来申请这个创意的专利?

提出RCE是要付出成本的,因此,应该只在要申请专利的创意仍有产生价值潜力的情况下提出:甚至在专利获准前就证实被超越,或对市场没有吸引力的概念或技术,当然不会有长期的获利性。

想想下面这个情境会更容易理解,专利即便获得核准,并不会帮专利权人自动执行:因为专利实际上需要维护,才会保持有效。

维护

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设计(Design)和植物(Plant)专利于专利公开或公告后并不需要后续投资,但USPTO针对发明(Utility)专利要求须在申请日期后的20年标准期间内支付三次维护费 (审查中状态下不需支付):

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专利维护费

付款期间为截止日前的六个月

之后,专利权人有六个月宽限期可支付维护费,但补缴时需支付额外的附加费

专利权人若未能在宽限期结束前支付费用,专利将因未支付维护费而过期,并进入失效状态

在货币化阶段无法产生足够价值,或因质量不佳,不足以为了策略优势进行维护的专利,则不值得维护,毕竟与报酬相较之下,相关成本过高。

专利审查阶段的重要性现在应该很清楚:除了提供原始数据(专利),对整个流程来说,此阶段也能做为另外两个主要阶段的缓冲,让整个系统在内外部皆有所变动的情况下还能保持弹性与机动性。下周我们将深入探讨货币化阶段,看看专利如何产生价值。

2020-04-30T04:07:37+00:00

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